Re: [心得] 一位從事多年的事務所經理的申請專利範 …
※ 引述《yamolinya (Life is random)》之銘言：
: ※ 引述《jerrytown (學會快樂)》之銘言：
: : 最近公司遇到很多大陸的核駁案子
: : 因為剛進公司沒多久
: : 實在是不了解以前的狀況
: : 於是把很多資料搬出來看 包括台灣原始的專利說明書
: : 我想版上很多資深的前輩
: : 都知道目前台灣要申請國外案件
: : 都是以台灣稿為底 再由大陸或美國那邊代理事務所翻譯成當地的說明書用法
: : 很多作法其實就是直接翻譯而已
: : 而很少會去挑裡面的毛病
: 其實這種做法稍嫌不夠細膩，只是礙於時間、經費、等等的考量，再做一次校稿的動作
: 來發現技術上的問題，是會太費功夫了。在這種情況下，也只好把第一案(通常為台灣案)
: 盡力寫好一點了，這行真的只能盡人事而已。
: : 因此若台灣稿一開始就有問題 基本上國外案也會有問題
: : 我現在的單位就是面臨這樣的處境
: : 我看過台灣稿所寫的內容
: : 那位具有美國專利經驗的資深工程師是這樣寫專利範圍
: : 舉例而言
: : 一種裝置,係包含:
: : 一A元件,該元件用以...
: : 一B元件,該元件用以...
: : 一C元件,該元件與A元件...
: : 各位看到這邊,應該會明顯的看出B元件形成所謂的孤島,與A跟C間並無明顯的連接關係
: : 而他的附屬項有幾項是這麼寫的
: : "如專利範圍第1項....,該裝置係應用於某某器上..."
: : 我問他為什麼要把應用領域寫進去,他回答是專利策略,為了可以增加拿到專利權的機
: : 會,美國專利或很多國家都這麼寫,叫我自己去查就知道
: : 還有是這麼寫的
: : "如專利範圍第1項...,該A裝置係包括一a,一b,一c所組成."
: : 下面則寫一項依附前一項的附屬項"如專利範圍第X項,該a用以什麼,該b用以..."
: "該a用以什麼，該b用以...." 此種寫法"有可能"不具可專利性。
這種寫法已經在過去公司裡的案子核駁理由書中指出此類都已經被挑112的問題了
幾乎每一件都是
: : 我稱為這樣寫法是零件清單式寫法
: : 基本上這位工程師寫法很多都這樣,同一項結構關係交待不清
: : 然後用另一個附屬項再來交待
: : 我就問他這樣沒交待清楚不是很容易被駁,只要找到一樣具有這些東西的
: : 他就搬出美國哪一本手冊上寫的...說什麼這樣範圍比較大...解釋一堆很怪的理由
: 這樣有可能範圍比較大嗎?
: : 回到由他寫被駁的案子上
: : 我就問他說,
: : 審查委員已經駁了我們的獨立項,現在你的專利範圍又沒有寫到結構的東西讓我們
: : 限縮,你怎樣處理
: : 他竟說,附屬項不是要讓我們作限縮用,只是在作進一步界定,說現在要作的,就是
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: 第一、不大明白"進一步界定"是不是就是指"進一步限定"?
: 第二、"進一步界定"是不是意味著不清楚，所以更進一步來說明原本claim的範圍？
: 第三、附屬項不見得一定是拿來限縮用沒錯，有其他各方面的考量也是事實。只是
: 該位專利工程師的說法比較少見。因為照原PO的意思應該是指他的附屬項都是
: 沒有增加可專利性，所以沒有辦法藉由併項來更進一步限縮範圍以求獲準。
沒錯
我指出該工程師的寫法中,常常把一些不是屬於該項技術特徵或結構的東西寫進
附屬項,譬如說應用領域,造成該附屬項並無實際的權利範圍
: : 及就獨立項進行答辯,如果B元件不行,我們就爭取B'元件,反正我們實施方式有提到
: : 我反問,你附屬項沒提到,如何進行限說縮,他就回答說,只要說明書有寫就可以作為
: : 依據
: 這個沒錯，說明書有寫，或者附圖有繪示都可以作為修改請求項的依據。
我這邊沒講清楚,我要指出的是,由於該工程師寫法上喜歡很用上位的名稱
來撰寫,可替用的零件那麼多的情況下,在附屬項卻未進一步請求這些可替性元件
因此造成在審查階段我們就必須直接以某一元件作為限縮,可能造成的情況是
往後專利權拿到了,但我們權利範圍卻未能保護到,之後很容易出現禁反言的情況
: : 寫這篇心得出來
: : 是想表達
: : 專利這一行除了真的要有專業外,還要有點良心啊
: : 不是客戶不懂就可以這樣裝內行
: : 出了問題就掩飾自己的問題
: : 連美國核駁案被用112打,翻譯出錯,進而衍生double patenting的問題
: : 既然隻字未提
: : 主管們又擔心一些很怪的問題
: : 叫我不要對他太嚴厲
: : 現在更是了解 目前的產業IP觀念真的很慘
: : 然後又遇到這種事務所 本來很好的東西也會被寫爛吧
: 找對事務所很重要，不過專利上的事情很少有絕對的對錯，每個人都有自己的哲學，
: 所以好好溝通還是很重要的。萬一之後還要合作的話，關係打爛大家以後都難堪。
: 另外，Final OA之後提出答辯就會被認為new matter? 似乎不是這麼一回事？還是
: h您指的意思是raise a new issue?
我今天要指出的是,所謂美式寫法到底是什麼
在台灣跟中國專利制度未能像美國那麼周到的情況下
是否真的能夠維護客戶權益...
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