Re: [心得] 一位從事多年的事務所經理的申請專利範 …
※ 引述《jerrytown (學會快樂)》之銘言：
: 最近公司遇到很多大陸的核駁案子
: 因為剛進公司沒多久
: 實在是不了解以前的狀況
: 於是把很多資料搬出來看 包括台灣原始的專利說明書
: 我想版上很多資深的前輩
: 都知道目前台灣要申請國外案件
: 都是以台灣稿為底 再由大陸或美國那邊代理事務所翻譯成當地的說明書用法
: 很多作法其實就是直接翻譯而已
: 而很少會去挑裡面的毛病
其實這種做法稍嫌不夠細膩，只是礙於時間、經費、等等的考量，再做一次校稿的動作
來發現技術上的問題，是會太費功夫了。在這種情況下，也只好把第一案(通常為台灣案)
盡力寫好一點了，這行真的只能盡人事而已。
: 因此若台灣稿一開始就有問題 基本上國外案也會有問題
: 我現在的單位就是面臨這樣的處境
: 我看過台灣稿所寫的內容
: 那位具有美國專利經驗的資深工程師是這樣寫專利範圍
: 舉例而言
: 一種裝置,係包含:
: 一A元件,該元件用以...
: 一B元件,該元件用以...
: 一C元件,該元件與A元件...
: 各位看到這邊,應該會明顯的看出B元件形成所謂的孤島,與A跟C間並無明顯的連接關係
: 而他的附屬項有幾項是這麼寫的
: "如專利範圍第1項....,該裝置係應用於某某器上..."
: 我問他為什麼要把應用領域寫進去,他回答是專利策略,為了可以增加拿到專利權的機
: 會,美國專利或很多國家都這麼寫,叫我自己去查就知道
: 還有是這麼寫的
: "如專利範圍第1項...,該A裝置係包括一a,一b,一c所組成."
: 下面則寫一項依附前一項的附屬項"如專利範圍第X項,該a用以什麼,該b用以..."
"該a用以什麼，該b用以...." 此種寫法"有可能"不具可專利性。
: 我稱為這樣寫法是零件清單式寫法
: 基本上這位工程師寫法很多都這樣,同一項結構關係交待不清
: 然後用另一個附屬項再來交待
: 我就問他這樣沒交待清楚不是很容易被駁,只要找到一樣具有這些東西的
: 他就搬出美國哪一本手冊上寫的...說什麼這樣範圍比較大...解釋一堆很怪的理由
這樣有可能範圍比較大嗎?
: 回到由他寫被駁的案子上
: 我就問他說,
: 審查委員已經駁了我們的獨立項,現在你的專利範圍又沒有寫到結構的東西讓我們
: 限縮,你怎樣處理
: 他竟說,附屬項不是要讓我們作限縮用,只是在作進一步界定,說現在要作的,就是
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第一、不大明白"進一步界定"是不是就是指"進一步限定"?
第二、"進一步界定"是不是意味著不清楚，所以更進一步來說明原本claim的範圍？
第三、附屬項不見得一定是拿來限縮用沒錯，有其他各方面的考量也是事實。只是
該位專利工程師的說法比較少見。因為照原PO的意思應該是指他的附屬項都是
沒有增加可專利性，所以沒有辦法藉由併項來更進一步限縮範圍以求獲準。
: 及就獨立項進行答辯,如果B元件不行,我們就爭取B'元件,反正我們實施方式有提到
: 我反問,你附屬項沒提到,如何進行限說縮,他就回答說,只要說明書有寫就可以作為
: 依據
這個沒錯，說明書有寫，或者附圖有繪示都可以作為修改請求項的依據。
: 那當下,我並沒有再講話...暗示我主管可以結束會議了
: 事後,我又改了他另一件案子內容,他竟然很不客氣的回了一封信,把什麼美國專利法
: 一本"patent practice"一堆有的沒的書
: 說我觀念錯了,什麼我不了解現在的實務作法,一整個就是要教訓我
: 我主管跟我說,叫我不要回信,找他來談
: 若我有根據,先準備好,到時翻給他看,免得變成各說各話
: 因為我們的核駁案不少,就是受不了了
: 但之前就是不了解專利,現在才會找我來
: 現在既然知道問題在哪裡
: 就好好跟他說之後,再決定是不是要繼續跟他合作
: 寫這篇心得出來
: 是想表達
: 專利這一行除了真的要有專業外,還要有點良心啊
: 不是客戶不懂就可以這樣裝內行
: 出了問題就掩飾自己的問題
: 連美國核駁案被用112打,翻譯出錯,進而衍生double patenting的問題
: 既然隻字未提
: 主管們又擔心一些很怪的問題
: 叫我不要對他太嚴厲
: 現在更是了解 目前的產業IP觀念真的很慘
: 然後又遇到這種事務所 本來很好的東西也會被寫爛吧
找對事務所很重要，不過專利上的事情很少有絕對的對錯，每個人都有自己的哲學，
所以好好溝通還是很重要的。萬一之後還要合作的話，關係打爛大家以後都難堪。
另外，Final OA之後提出答辯就會被認為new matter? 似乎不是這麼一回事？還是
JSL您指的意思是raise a new issue?
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