Re: [問題] 美國專利答辯

看板Patent作者piglauhk (肥胖宅 (￣﹁￣))時間4年前 (2019/10/28 11:18)推噓4(4推 0噓 14→)

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: 一. 進行併項的時候，假如claim 1的特徵ABCDEF， claim 2是B的進一步描述， : claim 3是E的進一步描述，主管認為併項後要 AB2CDE3F 這樣排列，而不能ABCDEF23， : 而且文字還要修飾。因為是併項，我傾向不要修飾文字以免改變範圍。以下為小弟一點淺見請參酌若有誤請不吝打臉一起成長。以小弟經驗各國處理方式不同有不同效果若是美國案我是傾向留原文理由如下: 美國nonfinal OA response的回應會影響下次oa的形態就算原核駁理由錯在審委調整內容仍可導致審委有發final的藉口 (詳見MPEP 706.07a) 調整claim內容要負責任理論上要修claim 代表某程度上畫了一塊新圈圈新圈圈用詞是不是100% 被說明書支持 ? 若從頭到尾都你寫的沒關係但若其他人寫的claim 你一改就要負全責囉 XDDD : 二. 關於新穎性102答辯，主管認為不能只找到特徵差異後就結束，還是要進一步描述 : 相對引證有進步性才行。我的認知是因為OA只提出新穎性核駁，那只要針對新穎性答辯 : 就好，未來審查委員還是有可能找其他引證核駁，現在答103好像多餘，也不能保證之後 : 審查委員不發102 103。１０２，１０３一起打cp值比較高對inhouse來說只打102及102/103一起打價錢是一樣的在不限縮範圍的前題下當然102 /103一起打… : 三. 關於103答辯，假設引證1,2核駁claim 1，引證3核駁claim 2，我在引證3與claim 2 : 之間找到差異性，所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2，從此推論，claim 2克服1 03 : ，但主管認為這樣還是新穎性的答辯，這一點我有不太理解。 : 另外主管還強調需要說明功能性，而不能只是特徵差異而已。 : 因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的， : 只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103，而不一定要有功能性區別， : 功能性是輔助答辯。 : 假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103，那很多案子會無法進行。 : 我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯， : 通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要? 答辯理由要有法源。原po說的沒錯，『只要有非輕易可想到的特徵差異』就可以克服１０３，但您要怎麼證明是非顯而易見？單一引證未揭露，並不是基準中可以證明非顯而易見的理由唷。最多只能說審委核駁未依基準考慮所有限制，但若只打這一點，則通常沒什麼鳥用。畢竟，你找審委麻煩，他也只能用最省力的方法(隨便找一篇有該特徵的前案，用強大心證來結合)，找你麻煩。打OA，至少要留個梗，讓審委想偷懶時可以直接准。而核駁錯誤這種打臉性答辯，除非真的很具說服力，審委認輸，不然OA打不完。另外，我想，原po老闆指的所謂功能性答辯應該是指MPEP2143中提到的跟作動原理部份相關的內容用相關理由答辯的好處是有所根據而不是各說各話。以上請參酌 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.131.61 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Patent/M.1572232723.A.EF3.html ※ 編輯: piglauhk (42.72.131.61 臺灣), 10/28/2019 11:31:45

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larksong

10/28 15:38, 4年前 , 1^F

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godlikeking

10/28 21:41, 4年前 , 2^F

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godlikeking

10/28 21:41, 4年前 , 3^F

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