Re: [問題] 實施例納入的取捨

看板Patent作者 (過了上BBS的年紀)時間14年前 (2012/01/06 13:01), 編輯推噓4(4推 0噓 47→)
留言51則, 8人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《tedlin (過了上BBS的年紀)》之銘言： : 大家好, 有一些疑問想要來板上請教諸位前輩們. : 我想要申請一個專利 : 可是目前有一個與傳統施作方式較近似的實施例A與其方法 : 該實施例A有可能可以形成"成效不彰"的專利目的 : (因為與傳統施作方式較為相近,相對也比較有可能有還沒有查到的前例) : 然而其他全部的實施例都有運用上B裝置來改善A可能會造成效果較差的問題... : 主管希望我能把實施例A也納入專利內 : 是以我根據A的技術特徵寫了一個結構claim與方法claim : 具體實施內容卻不提實施例A. : 這樣是不是可以技術上迴避有不可實施的風險, : 但是如果有人作成A也會落入專利範圍而侵權嘛? : 還是我應該要在內文提及實施例A, 並且有另一獨立項寫A特徵+B裝置 : 以避免萬一A有前例存在還有A+B可以保護? : 謝謝...m(_ _)m 所以參酌某位前輩寄給小弟的意見 我想做法上可能會以A的技術特徵為要件寫專利範圍 內文不提及A(因為其他全部都有A的要件) 另外以一獨立項寫A+B (但是基於我專利檢索很痛苦了幾個月都沒有看到A的前例, 我猜審核委員也不會太容易找到) 所以真的要有前例影響a範圍也只好讓最後的A+B獨立項當作保險了 (如果三個獨立項有兩個最後被舉發無效....最後一個應該還是有保護效力吧?) 我第一次委託事務所比較擔心, 所以想說考慮完整一點再找人 不然看很多專利好像都很好繞, 不知道是委託人的發明不太有威力, 還是溝通不清楚, 還是事務所案量大所以力求過關而已...@@(我想應該都可能是吧) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.66.73
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01/06 14:06, , 1F
好不好迴避會與發明技術特徵與前案差異之可專利性有關
01/06 14:06, 1F
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01/06 14:07, , 2F
掌握越精準越不容易迴避,我曾比對過海公某件3C物件專利
01/06 14:07, 2F
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01/06 14:08, , 3F
寫的很漂亮,技術特徵掌握非常精準
01/06 14:08, 3F
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01/06 14:09, , 4F
個人覺得你想要保護獨立項A而內文不提及A是頗奇怪的做法。
01/06 14:09, 4F
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01/06 14:10, , 5F
在所有實施例都是A+B而沒有一個單獨實施例是A，那要如何來
01/06 14:10, 5F
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01/06 14:11, , 6F
克服說明書不支持獨立項A的核駁？
01/06 14:11, 6F
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01/06 14:34, , 7F
使用A的特徵寫獨立項(等於B為非必要條件)會造成無法支持??
01/06 14:34, 7F
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01/06 14:45, , 8F
內文不提及A & 其他全部的實施例都有運用上B裝置來改善A
01/06 14:45, 8F
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01/06 14:47, , 9F
這樣等於每個實施例都在說A+B，每個實施例中技術特徵B都存
01/06 14:47, 9F
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01/06 14:47, , 10F
在，這樣您要用說明書的哪段來支持A可以單獨實施？^^a
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01/06 17:12, , 11F
哦~~原來如此,所以各實施例只要有共通的其他特徵如B...
01/06 17:12, 11F
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01/06 17:13, , 12F
就會有說明書無法支持的問題囉? (感覺好像怪怪的)真的嗎??
01/06 17:13, 12F
推
01/06 17:22, , 13F
重點在於A要寫在說明書中阿阿阿 (／‵口′)／~ ╧╧
01/06 17:22, 13F
推
01/07 23:57, , 14F
實施例所有都A+B，獨立項為A，能不能據以實施只有A是依據
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01/07 23:58, , 15F
申請當時來做claim解讀。大多數案子都是這種情況因為譬如
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01/07 23:59, , 16F
B是無歧異的認定非必要技術特徵，所以解讀上不會有被限縮
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01/08 00:00, , 17F
或是只解讀為A卻無法據以實施的問題發生。但也有一些判例
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說明書都寫A+B，claim寫A，導致解讀時被限縮為A+B，或是沒
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陷縮卻說明書無法據以實施而無效的情況。
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01/08 00:03, , 20F
總之要考慮到1)解讀被限縮或是2)沒限縮卻無法enable的狀況
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01/08 00:04, , 21F
我的話單獨A會在說明書寫一個實施例吧 claims有單獨A的 和
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A+B的 其他就看你要怎麼安排claims的細節了
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01/08 09:50, , 23F
實施例寫A+B並不一定會讓claim中單獨的A有無法據以實施
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01/08 09:51, , 24F
的問題 端看你的實施例跟claim怎麼寫
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01/08 13:02, , 25F
是的，並不一定會有問題，端視PE寫法與Examiner解讀角度
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01/08 13:06, , 26F
但並不能保證Examiner以與PE相同的角度去解讀申請案，在單
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01/08 13:07, , 27F
獨實施例是A不會造成不良影響下，何苦不寫而造成後續可能
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01/08 13:09, , 28F
會收到的不支持或是要求限縮的核駁呢~
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01/08 14:35, , 29F
我還沒遇到過審查委員會有這樣的核駁 而且審查委員在112
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01/08 14:36, , 30F
的標準是相對的低 而且enablement能不能做到而已 怎麼
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01/08 14:37, , 31F
做 審查委員不管 另外claim跟實施例是兩見事情
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01/08 14:41, , 32F
另外寫了可能有機會被限選
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推
01/08 15:07, , 33F
CAFC近年對written description議題多所強調闡述 例如在
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01/08 15:08, , 34F
Revolution Eyewear v. Aspex Eyewear (Fed.Cir.2009)案
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即闡明"when the specification sets out two different
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01/08 15:09, , 36F
problems present in the prior art, it is unnecessary
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01/08 15:10, , 37F
for each and every claim in the patent to address
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01/08 15:12, , 38F
both problems." 或與本文爭點有異 仍列出供樓上各位參考
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01/08 15:13, , 39F
另written description與enablement係屬二事而適用不同
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01/08 15:14, , 40F
情狀 應予區辨
01/08 15:14, 40F
推
01/08 15:41, , 41F
多學到一個判決了 這是關於reissue的claim support
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01/08 18:11, , 42F
總之要小心呀 還是有人說明書都寫A+B 後來想寫A，一開始地
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01/08 18:11, , 43F
院限縮，後來上訴變成沒限縮，但無法enable，這幾年這問題
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01/08 18:13, , 44F
是焦點且有的判得很嚴。若單獨只想拿但沒想用，USPTO的確沒
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01/08 18:14, , 45F
那麼嚴。
01/08 18:14, 45F
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01/08 18:39, , 47F
原po的情況要不要加入要是要根據情況判定，但基本上考慮到
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01/08 18:41, , 48F
一些可能性再決定，總是有幫助的。
01/08 18:41, 48F
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01/08 22:32, , 49F
實施例a+b，claim a or claim b or claim a+b alternative
01/08 22:32, 49F
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01/09 00:20, , 50F
concern的判決或許可以給本板4039篇文的人參考看看
01/09 00:20, 50F
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01/10 11:58, , 51F
十分感激諸前輩的指點, 明天就要跟事務所brief了,緊張中...
01/10 11:58, 51F
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