Fw: [新聞] 獨家解析／吳茂昆案　曾任美國律師蔣萬安

看板Patent作者SPEman (speman)時間6年前 (2018/04/29 11:57)推噓6(7推 1噓 7→)

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各位前輩好，不知道有沒有懂美國實務的前輩，因為對於他的說法感到好奇，所以想請教前輩的意見，非常感謝! 一他的說法，一般走PCT通常都會一開始就寫好被授權人，不會事後再轉讓嗎? "照師沛恩的案例來看，申請人是師沛恩公司，發明人是包含吳茂昆在內的四位 Member ，但申請專利的被授權人應該是回歸給東華大學，所以若是遞出申請文件時就應該填寫好，專利是申請完畢就直接屬於東華大學，而非如吳所言獲得授權後再轉讓，顯然吳茂昆當時並沒有將被授權人填寫為東華大學。蔣萬安指出，若是吳申請到專利後，要轉讓給東華大學，這樣事後轉移會需要在辦手續並多花一筆費用，同時若是沒有填寫專利的被授權人欄位，會讓外界認為東華大學要把該專利轉讓給師沛恩公司。" 最後一段也很好奇，美國這樣就會專利無效嗎? 台灣應該是可以直接請求將"專利權歸屬給東華大學"來解決，還是美國就沒有挽回的餘地了? "東華大學專利案演變至今，綬草專利所有權人是東華大學，申請人是美國師沛恩公司，發明人是台灣四位科學家，三方沒有關連性，若是受到挑戰，對東華大學來說，最差的狀況可能是會該項專利無效。" ※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1Qu3TWQ_ ] 作者: YumingHuang (連鎖效應) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 獨家解析／吳茂昆案　曾任美國律師蔣萬安時間: Wed Apr 25 16:07:57 2018 1.媒體來源: ※ 例如蘋果日報、奇摩新聞 Nownews 2.完整新聞標題: ※ 標題沒有寫出來 ---> 依照板規刪除文章獨家解析／吳茂昆案　曾任美國律師蔣萬安揭三爭點 3.完整新聞內文: ※ 社論特稿都不能貼! 違者刪除(政治類水桶3個月)，貼廣告也會被刪除喔! ▲國民黨立委蔣萬安曾任美國律師，對於教育部長吳茂昆赴美設立公司申請專利一事，有獨到專業見解。（資料照／記者林柏年攝）新任教育部長吳茂昆在美國加州設立師沛恩公司，申請東華大學所擁有的專利，引發外界質疑有侵權嫌疑，但到底在美國申請專利該怎麼做？曾經在美國加州擔任執業律師的國民黨立委蔣萬安接受《NOWnews今日新聞》訪問時，從他過去美國律師執業經驗來看整起吳茂昆與師沛恩事件。爭點一：吳茂昆是專利發明人還是師沛恩負責人？目前媒體質疑吳茂昆在東華大學校長期間成立師沛恩公司，並擔任負責人，違反《公務人員服務法規定》，但吳茂昆稱自己只是研究發明人，並非負責人。對此，蔣萬安說，從加州政府官方網站中可以查到師沛恩公司( SPIRANTHES BIOTECH, LLC )的登記資料，進到師沛恩公司頁面後可以看到 3 個 PDF 檔案，其中名為 SI-COMPLETE 的檔案中明確註明吳茂昆是該公司的 Member ，在美國一般企業股東稱為 shareholder ，在師沛恩登記的公司類別 LLC 規範內， Member 就代表股東的意思。 ▲美國加州政府官方網站上登載師沛恩公司 Member 中有吳茂昆。（圖／取自 businesssearch.sos.ca.gov 網站) 至於吳茂昆對於師沛恩是否擁有實際的管理權限，蔣萬安指出，在該網頁的另一份名為 REGISTRATION 文件之中，管理階層( manegment )欄位是勾選 All Limited Liability Company Member，所以代表吳茂昆對於師沛恩確實有管理權限。蔣萬安表示，吳茂昆確實擁有師沛恩的管理權限，但是實際上的股份( LLC 公司稱 Unit )與管理權限的大小，必須要看公司成立時，五位股東所簽的管理、經營文件，這是公司內部資料，若是吳茂昆想要替自己澄清，應該要把相關公司文件一起公布。 ▲美國加州政府官方網站上登載師沛恩公司 Member 是屬於管理階層。（圖／取自 businesssearch.sos.ca.gov 網站) 爭點二：吳茂昆有沒有侵權嫌疑？至於外界另一個檢驗的焦點，就是到底吳茂昆赴美設立公司，並申請東華大學已經擁有的專利，有沒有侵權的嫌疑。蔣萬安說，吳茂昆赴美設立私人公司，並且以該公司名義向世界各國申請專利，這中間應該要有東華大學的授權或是技轉合約。蔣萬安稱，用比較嚴厲的用詞，可以用竊取校方智財權，來成立私人公司申請專利。至於遭到外界爆料後，吳茂昆說專利申請程序尚在進行中，等申請完畢就會轉讓給東華大學，蔣萬安以他在美國執業律師的實務經驗舉例說，這跟一般申請專的正常程序，吳茂昆的做法其實繞了一圈，由於吳茂昆走的是 PCT (專利合作條約)的路徑，PCT 進入國家階段時後，申請表單上就會有註明申請人、發明人與申請專利的被授權人三個欄位。蔣萬安說，照師沛恩的案例來看，申請人是師沛恩公司，發明人是包含吳茂昆在內的四位 Member ，但申請專利的被授權人應該是回歸給東華大學，所以若是遞出申請文件時就應該填寫好，專利是申請完畢就直接屬於東華大學，而非如吳所言獲得授權後再轉讓，顯然吳茂昆當時並沒有將被授權人填寫為東華大學。蔣萬安指出，若是吳申請到專利後，要轉讓給東華大學，這樣事後轉移會需要在辦手續並多花一筆費用，同時若是沒有填寫專利的被授權人欄位，會讓外界認為東華大學要把該專利轉讓給師沛恩公司。爭點三：不願在中國大陸拿專利才到美國開公司　說法合理嗎？至於吳茂昆說不願去中國大陸申請 PCT 專利，蔣萬安說，因為台灣的國際處境，所以這吳茂昆的說法並不算錯，若是不想透過中國大陸獲得專利，有些公司確實會直接到美國申請專利，但需要的費用較高，也需要有美國籍公民代辦的條件。就蔣萬安過去執業的經驗來看，有些美國律師自己具備專業技術背景，有些企業會透過這樣的律師申請專利，也由於律師有技術背景有實際參與研發過程，但是申請時一定也會註明轉讓給客戶。至於吳茂昆成立師沛恩公司是否像一般實務上，申請專利並且加速商品化腳步的考量。蔣萬安表示，要申請美國專利其實不需要另外成立一間公司，但從企業經營的角度來看，成立新公司申請 PCT 取得各國專利，確實是商業經營模式，同時，中國大陸 PCT 國家階段審查十分嚴格，文件都要跟國際階段時相通，特別是兩岸之間的政治敏感因素，當「綬草」專利獲得中國大陸專利後，要再轉移給國立東華大學就更加困難。蔣萬安表示，東華大學專利案演變至今，綬草專利所有權人是東華大學，申請人是美國師沛恩公司，發明人是台灣四位科學家，三方沒有關連性，若是受到挑戰，對東華大學來說，最差的狀況可能是會該項專利無效。 4.完整新聞連結 (或短網址): ※ 當新聞連結過長時，需提供短網址方便網友點擊 https://www.nownews.com/news/20180425/2741439 5.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞，被刪或自刪也算額度內，超貼者水桶，請注意恩，跟聯合報那兩個不想得罪現任教育部長的律師看法一致 .. lol -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.209.155.158 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1524643680.A.6BF.html

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jim66356

04/25 16:08, 6年前 , 1^F

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推

AAQQUUAA

04/25 16:13, 6年前 , 2^F

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YumingHuang

04/25 16:18, 6年前 , 3^F

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